La función principal y que debe
caracterizar a todo marca es la de identificar el producto o servicio con
un origen o procedencia empresarial determinado. La marca actúa, por un lado,
como elemento que ayuda a crear un mercado competitivo y de plena competencia
entre las empresas que intervienen en él y entre éstas y sus relaciones con los
consumidores y, por otro lado, se trata de un signo distintivo que defiende la
transparencia en las relaciones comerciales evitando situaciones de engaño
respecto del origen de los productos a través de la figura riesgo de confusión.
En este sentido, si analizamos la
legislación española y comunitaria se define jurídicamente a una marca como todo
signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Así
pues, observamos que, efectivamente, el concepto de “servir para distinguir”
está presente en la definición, siendo un concepto que es inherente a la propia
definición de marca. Sin capacidad de distinguir los productos o servicios de
una empresa respecto de los de otra no hay marca.
Una vez que la marca se encuentre
registrada –y el registro de la marca es absolutamente fundamental- su titular
puede prohibir a cualquier tercero la utilización de un signo igual o semejante
para identificar productos o servicios semejantes respecto de los cuales la
marca esté registrada.
Cuando una marca lleva actuando en el mercado
y tiene una implantación o un reconocimiento es habitual que surjan
determinadas conductas por parte de terceros que pretendan aproximarse a esa
marca de éxito cuyos productos son demandados por los consumidores. Es decir,
esos terceros pretenden aprovecharse del esfuerzo realizado por el titular de
la marca a la hora de crear un mercado o unas necesidades e introducir su marca
–la del tercero- que se beneficie de esa inercia ya creada. Con el registro de
la marca, esta imitación o copia de la marca se puede evitar. Hay una premisa
que, en mi opinión, es clara y es que nadie copia a quien no tiene éxito. Si
una marca es copiada es porque es una marca de éxito, en mayor o menor medida.
Sin embargo, este éxito, además de la
“parte positiva” que es la copia puede tener un matiz también negativo que se
ha de evitar. Me refiero a que cuando una marca está tan presente en el mercado
-por ser la pionera, la única que identifica ese producto o por ser la marca
líder en número de ventas, en calidad, etc. - puede suceder que el mercado y
los consumidores vean esa marca no como un signo distintivo sino que
identifiquen la marca con el propio producto al que se refiere. La marca ya no
tiene esa capacidad distintiva tan importante y a la que nos referíamos al comienzo
sino que es o se ha convertido en el propio producto en sí. Los consumidores no
saben si se trata de la marca o del producto o, dicho de otra manera, a la hora
de referirse al producto lo hacen a través de la única palabra que conocen y
que es, precisamente, la de la marca –la única, la primera o la más conocida-
que identifica ese producto. Es lo que se conoce como la vulgarización
de la marca. Si una marca se vulgariza es porque ha dejado de tener capacidad
distintiva –la función principal que ha de tener toda marca- y el mercado la
identifica con el propio producto respecto del cual se ha venido
comercializando.
Es un fenómeno raro pero que se puede
producir. En Estados Unidos son ejemplos claros los de la marca SINGER®
para identificar marcas de coser o MONOPOLY® para juegos de mesa.
Hay otros ejemplos clásicos en España como ASPIRINA® para referirse
al ácido acetilsalicílico, TIRITAS® para apósito esterilizados y
MAIZENA® para harina fina de maíz.
El sector textil no es ajeno a este tipo de
situaciones encontrándonos ejemplos ciertamente llamativos. Así, por ejemplo,
tenemos el término LYCRA® ampliamente utilizado. Término que
es una marca registrada tal y como consta en la Oficina Española de Patentes y
Marcas cuyo titular es la sociedad Invista Technologies S.A.R.L. Indicación de
marca registrada que aparece en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
(RAE) indicando que se trata de un “tejido sintético elástico, utilizado
generalmente en la confección de prendas de vestir”.
Otro ejemplo clarificador es VELCRO®,
marca registrada por la sociedad VELCRO INDUSTRIES B.V. y que también tiene
esta indicación en la RAE siendo definido como “sistema de cierre o sujeción
formado por dos tiras de tejidos diferentes que se enganchan al entrar en contacto”.
Finalmente, otro ejemplo llamativo lo
podemos tener en la marca TEFLON®, marca registrada
perteneciente a la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, teniendo
también esta indicación en la RAE en donde es definida como “material aislante
muy resistente al calor y a la corrosión, usado para articulaciones y
revestimientos así como en la fabricación de ollas y sartenes”. El TEFLON®
tiene múltiples actuaciones incluido como hilo para coser productos
expuestos a condiciones atmosféricas.
Son tres ejemplos claros de marcas de éxito
cuyo producto genérico casi se ha llegado a identificar con la marca pero cuyos
titulares han hecho todo lo posible para evitar que se vulgarizase la marca y
se convirtiese en el nombre genérico del producto. Esfuerzo que ha tenido su
recompensa.
Y es que a la hora de evitar la
vulgarización de una marca debemos acudir a lo que dice la ley y, en concreto,
al artículo 55 de la Ley 17/2001, de Marcas. Este artículo recoge las causas de
caducidad de una marca (dejar de tener efectos jurídicos) indicando en su
apartado primero letra d) en el que se indica que “se declarará la caducidad de
la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera
convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la
designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.
La ley española recoge un sistema
subjetivo, es decir, la vulgarización de una marca dependerá de la actividad
que realice o no realice su titular dejando a él que tome las medidas oportunas
y necesarias para evitar esa afirmación tan temida y antagónica a lo que es una
marca: que se haya convertido en la designación usual del producto, en la
designación genérica. Si es genérico no es una marca.
Por tanto, el titular tiene que adoptar las
medidas necesarias y llevar a cabo una actividad que haga saber al mercado que
se trata de una marca registrada. A modo de ejemplo podemos citar como medidas
las siguientes:
- Poner la indicación
de que es una marca registrada sirviendo al respecto indicaciones como ®, MR,
marca regist. o simplemente marca registrada.
- Tener una
estrategia marcaria y un manual de uso dentro de la propia empresa para que
todo el personal implicado lleve a cabo un uso uniforme siguiendo las pautas
marcadas por la empresa. Estas condiciones de uso deben ser tanto internas como
externas.
- En este manual de
uso es muy útil diferenciar al producto genérico de la marca. Sería el caso de
la marca LYCRA® donde antepone al nombre de la marca el nombre del
producto: fibra LYCRA®.
- Indicación de marca
registrada en los diccionarios. Es una indicación a la que no se puede
negar el editor del diccionario tal y como establece el artículo 35 de la Ley
española de Marcas: “si
la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta
similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes
o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del
titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a
más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata
de una marca registrada.
Con medidas como estas el esfuerzo del
empresario en crear una marca de éxito se verá recompensado pudiendo actuar
contra aquellos que pretendan valerse y aprovecharse deslealmente de ese
esfuerzo realizado.
Por Alberto Rabadan,
director técnico de PONS Patentes y Marcas Internacional.
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