El año que finaliza
ha supuesto, desgraciadamente, el último año de actividad para muchas marcas
reconocidas en nuestro país en todos los sectores: consumo, comunicación,
servicios…. Pero ¿qué es lo que ocurrirá con el registro de esa marca en
el futuro?, ¿una vez que se ha consumado la desaparición de la entidad que
sucederá con toda su cartera de marcas registradas?.
El
registro de una marca supone para su propietario un monopolio de explotación,
que le permite identificar en exclusiva y diferenciar de la competencia sus
productos o servicios del resto de los que se ofrecen en el mercado. El
requisito imprescindible para mantener dicho monopolio sobre la marca es su uso real y
efectivo. Y esto es así porque la obligación de uso responde a la
necesidad práctica de evitar registros defensivos, desalentando
el registro de marcas sin uso.
La Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) no cancela marcas por falta de uso, y debe ser un
tercero quién inicie la acción judicial de caducidad siempre que la
marca no se haya utilizado durante un período ininterrumpido de 5 años.
Por
tanto, el titular que aún sigue siendo las diferentes sociedades que no estarán
obligados a probar dicho uso en los próximos cinco años.
Pasado
ese periodo, y puesto que cualquier tercero podría acudir a los Tribunales para
pedir la caducidad de dichas marcas, las empresas deben definir desde ya mismo
la mejor estrategia a seguir, o bien mantener un uso suficiente de la marca,
que le sirva para justificar el cumplimiento de la obligación de uso, o bien
podría conceder una licencia a un tercero para que explote dicha marca y a la
vez salvando su obligación, o bien llegar incluso a solicitar una nueva marca
cuando vayan a finalizar los 5 años, para salvar la falta de uso y que el plazo
comience a contar de nuevo, aunque aquí se corre el riesgo de que esta
actuación se considere fraudulenta.
De
hecho existe un precedente, que es lo que sucedió en el caso de la marca de
coches HISPANO-SUIZA, en la que un Tribunal indicó que el registro de una marca
derivada estando la marca principal incursa en caducidad suponía un acto en
fraude de ley, que lo único que pretendía era evitar la caducidad del
distintivo protegido por la marca, ya que caducarían las anteriores marcas,
pero siempre habría una derivada en vigor.
En
conclusión, el problema está en que el uso que se haga de la marca ha de ser
real y efectivo, lo que exige que la utilización se realice a título de marca,
es decir que consista en la comercialización de productos o servicios en el
mercado o, de forma más limitada, en su publicidad, que alcance cierta
intensidad y sea de buena fe o, como se ha dicho, que las actuaciones de su
titular no vayan dirigidas a crear un uso simbólico o aparente.
La
comercialización de los productos y servicios para cuya identificación se ha
registrado una marca, debe constituir el acto principal para dar por cumplida
la obligación de uso.
Por
Nuria Marcos, PONS Patentes y Marcas.
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