El “know–how” (secreto empresarial o
industrial) no está definido legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, ni tiene
una regulación legal propia, sino que aparece tangencialmente en varios textos
legales, como la Ley de competencia desleal 3/1991 o el Código penal.
Constituye secreto industrial, a los
efectos de la propiedad industrial, cualquier información técnica secreta de
la empresa, que la dota de un valor añadido. Puede constituir
secreto industrial una fórmula, un procedimiento de fabricación o determinados
aspectos técnicos que optimizan la producción de un producto, entre otros.
A diferencia de las patentes, respecto a
las que el ordenamiento jurídico obliga a divulgar la tecnología en qué
consiste la patente a cambio de una exclusiva en su utilización durante un
periodo de 20 años, el secreto industrial, por definición, se mantiene en
secreto dentro de la empresa.
Es preciso, pues, para el titular de un
secreto industrial, adoptar las medidas necesarias para que el mismo permanezca
como tal, como pueden ser (entre otros) la firma de contratos de
confidencialidad por parte de los trabajadores que conocen o utilizan el
secreto industrial, a fin de que no divulguen a terceros el contenido y evitar
la pérdida de competitividad que ello causaría a la empresa, así como para
poder ejercitar las acciones legales que el ordenamiento jurídico confiere a
los titulares del secreto industrial.
El secreto industrial puede ser explotado
directamente por su titular, o bien éste puede tener interés en que sea un
tercero quien lo explote, por ejemplo, por carecer de infraestructura o
capacidad económica para proceder a su explotación. En este último caso, se
trataría, básicamente, de conceder una licencia de uso del “know-how” al
tercero a cambio del pago de un royalty, lo que habitualmente se documenta
mediante un contrato de licencia de “know-how”. No obstante, antes de la
firma de dicho contrato, se producen contactos entre las partes, en los que
habitualmente el tercero pretende conocer en qué consiste el secreto industrial
a fin de poder valorar si le interesa suscribir el mencionado contrato, lo que
constituye un momento delicado de la negociación en la medida en que si el
titular del secreto industrial no adopta las precauciones necesarias, cabe la
posibilidad de que el tercero, una vez conocido el “know-how”, no tenga
interés en compartir las ganancias con el titular y decida explotar por sí
mismo dicho secreto.
Por ello, es muy recomendable solicitar
asesoramiento por parte de expertos, no sólo respecto a las medidas
necesarias para que el secreto industrial permanezca como tal, y cumpla con los
requisitos legales para que pueda ser considerado secreto industrial, sino
también cuando se pretende obtener o conferir una licencia de uso del mismo,
pues se trata de un proceso complejo y delicado que requiere un asesoramiento
especializado.
Por Jean Devaureix, director Asesoría Jurídica PONS Patentes y Marcas
No hay comentarios:
Publicar un comentario